1. Căn cứ quy định về quảng cáo tại Việt Nam, cơ quan quản lý có thẩm quyền về quảng cáo của Việt Nam có quyền yêu cầu khách hàng cung cấp các tài liệu liên quan cho mục đích quảng cáo, trong đó Giấy  chứng nhận đăng ký nhãn hiệu  tại Việt Nam là một trong những tài liệu đó.

2. Trong trường hợp khách hàng của bạn thay đổi nhãn hiệu sang dạng khác thì tùy thuộc vào người có thẩm quyền có thể chấp nhận hoặc từ chối Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu do khách hàng của bạn cung cấp. Ngược lại, có thể nói rằng nhãn hiệu được sử dụng trên tài liệu quảng cáo không phải là nhãn hiệu đã được đăng ký. Điều muốn nói ở đây là nhà phân phối Việt Nam của khách hàng bạn đã nộp hồ sơ quảng cáo cần trao đổi với cơ quan quản lý quảng cáo có thẩm quyền để được sự chấp thuận của cơ quan đó.

Dựa trên (2) ở trên, chúng tôi khuyên khách hàng của bạn có thể gửi nhận xét bằng văn bản nêu rõ những điều sau:

(i) Điều 87 Luật  Sở hữu trí tuệ Việt Nam  quy định “Tổ chức, cá nhân có quyền đăng ký nhãn hiệu để sử dụng cho hàng hóa do tổ chức, cá nhân đó sản xuất hoặc dịch vụ do tổ chức, cá nhân đó cung cấp”. Nghĩa là, về nguyên tắc, việc đăng ký nhãn hiệu không bắt buộc theo quy định của pháp luật có liên quan của Việt Nam;
(ii) trên thực tế, hình thức nhãn hiệu đã thay đổi là nhãn hiệu đã được đăng ký và nó không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bất kỳ bên thứ ba nào
(ii) khách hàng của bạn cam kết rằng họ sẽ chịu mọi trách nhiệm pháp lý nếu phát sinh bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến việc sử dụng đó.

Thẩm định đơn quốc tế tại Việt Nam

1. Kiểm tra bởi IB của WIPO

IB của WIPO là cơ quan quản lý hệ thống Madrid. Cơ quan này chịu trách nhiệm đăng ký quốc tế và các nghĩa vụ liên quan cũng như tất cả các nhiệm vụ hành chính khác theo hoặc liên quan đến đăng ký quốc tế nhãn hiệu theo Thỏa thuận Madrid và/hoặc Nghị định thư Madrid.

2. Biên nhận đăng ký nhãn hiệu quốc tế

IB nhận đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu thông qua Văn phòng xuất xứ. Đơn đăng ký có thể được gửi tới IB bằng thư, fax hoặc bằng phương tiện điện tử theo cách được thỏa thuận giữa IB và Văn phòng liên quan. Nếu đơn đăng ký nhãn hiệu quốc tế được gửi đến IB bằng fax từ xa thì bản gốc của trang mẫu chính thức có sao  chép  nhãn hiệu phải được gửi đến IB.

IB phải thông báo kịp thời cho Cơ quan xuất xứ liên quan về việc nhận đơn quốc tế bằng fax hoặc phương tiện điện tử theo thỏa thuận giữa IB và Cơ quan xuất xứ liên quan.

3. Kiểm tra hình thức

Việc kiểm tra sự phù hợp của đơn quốc tế với các yêu cầu áp dụng sẽ bắt đầu (i) khi nhận được các tài liệu gốc của Đơn đăng ký nhãn hiệu quốc tế, trước đó được gửi đến IB bằng fax nếu bản gốc đó được nhận trong vòng 1 tháng kể từ ngày nộp đơn. ngày truyền fax; hoặc (ii) hết thời hạn một tháng kể từ ngày gửi fax nếu Văn phòng quốc tế không nhận được bản gốc đơn quốc tế.

WIPO kiểm tra xem đơn đăng ký quốc tế có tuân thủ các yêu cầu của Hiệp định hoặc Nghị định thư và Quy định chung hay không, bao gồm các yêu cầu liên quan đến chỉ dẫn hàng hóa và dịch vụ cũng như phân loại của chúng cũng như các khoản phí bắt buộc đã được thanh toán.

Cơ quan Xuất xứ và người nộp đơn phải được thông báo về bất kỳ sai sót nào phải được khắc phục trong vòng ba tháng, nếu không đơn sẽ bị coi là bị từ bỏ.

4. Đăng ký và công bố Đơn đăng ký nhãn hiệu quốc tế

Trong trường hợp đơn quốc tế tuân thủ các yêu cầu áp dụng, nhãn hiệu sẽ được ghi vào Đăng ký quốc tế và công bố trên Công báo. Giấy chứng nhận đăng ký sẽ được cấp và chuyển cho chủ sở hữu nhãn hiệu.

Đến cuối năm 2007, đã có 483.210 nhãn hiệu đăng ký quốc tế có hiệu lực trong sổ đăng ký quốc tế. Chúng bao gồm khoảng 5,4 triệu nhãn hiệu đang hoạt động và thuộc về 159.420 chủ sở hữu nhãn hiệu khác nhau (trong đó có nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ – SME)7

5. Kiểm tra bởi Cơ quan Nhãn hiệu Quốc gia với tư cách là Bên ký kết được chỉ định tại Việt Nam

Mỗi bên ký kết được chỉ định có quyền chấp nhận hoặc từ chối việc bảo hộ đăng ký quốc tế trên lãnh thổ của mình. Ở những quốc gia mà luật nhãn hiệu có đặc điểm là thẩm định nội dung, như Việt Nam, Đơn đăng ký nhãn hiệu quốc tế sẽ được thẩm định nội dung theo luật và quy định quốc gia tương tự như quy định áp dụng cho đơn đăng ký nhãn hiệu được nộp trực tiếp.

6. Cơ quan có thẩm quyền

Tại Việt Nam, cơ quan có thẩm quyền chịu trách nhiệm này là Cục Sở hữu trí tuệ (NOIP) trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ.

Tại NOIP, có các bộ phận sau chịu trách nhiệm về đơn quốc tế chỉ định Việt Nam: Phòng Nhãn hiệu số 1, Phòng Nhãn hiệu số 2, nơi các thẩm định viên nhãn hiệu thực hiện việc thẩm định nội dung đơn quốc tế và đơn quốc gia về nhãn hiệu. Tính đến tháng 3 năm 2008, có 7 thẩm định viên đơn quốc tế trong tổng số 27 thẩm định viên nhãn hiệu tại Phân ban Nhãn hiệu số 1 và 8 thẩm định viên đơn quốc tế trong tổng số 28 thẩm định viên nhãn hiệu tại Phân ban Nhãn hiệu số 2 của Cục Sở hữu trí tuệ.

7. Tiêu chuẩn kiểm tra nội dung

Các yêu cầu cơ bản để thẩm định nội dung áp dụng cho Nhãn hiệu quốc tế về nguyên tắc cũng tương tự như yêu cầu áp dụng cho nhãn hiệu quốc gia. Tuy nhiên, khi thẩm định nội dung Đơn đăng ký nhãn hiệu quốc tế, ở một số bên ký kết nhất định, việc phân loại hàng hóa/dịch vụ cũng được kiểm tra. Tại Việt Nam, liên quan đến Đơn đăng ký nhãn hiệu quốc tế, việc phân loại hàng hóa/dịch vụ dường như không phải là lý do để từ chối.

Tiêu chí bảo hộ tương tự được Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam quy định là quy chuẩn chuẩn để thẩm định nội dung đơn quốc tế của nhãn hiệu chỉ định Việt Nam. Những lý do từ chối đơn quốc tế thường được các thẩm định viên nhãn hiệu ở Việt Nam đưa ra cũng không thỏa mãn các yêu cầu về khả năng phân biệt của nhãn hiệu, tính thống nhất của đơn cũng như nguyên tắc nộp đơn đầu tiên và lợi ích công cộng.

8. Từ chối tạm thời của Cục Sở hữu trí tuệ

Bất kỳ sự từ chối tạm thời nào đều phải được NOIP với tư cách là Cơ quan của các Bên ký kết thông báo cho Văn phòng quốc tế trong thời hạn, tức là 12 tháng.

Việc từ chối tạm thời được ghi vào Đăng ký quốc tế và công bố trên Công báo và một bản sao sẽ được chuyển cho chủ sở hữu đăng ký quốc tế.

Trong trường hợp từ chối tạm thời, thẩm định viên nhãn hiệu cần nêu rõ lý do từ chối và quy định pháp luật áp dụng. Tuy nhiên, có phần khó khăn đối với người nắm giữ đơn quốc tế bị từ chối trong khi trong văn bản từ chối tạm thời của Cục Sở hữu trí tuệ chỉ trích dẫn số điều trong pháp luật quốc gia chứ không nêu rõ lý do cụ thể. Trong trường hợp đó, trong một khoảng thời gian rất hạn chế, người giữ đơn quốc tế nên tìm kiếm sự tư vấn của luật sư địa phương.

Thời hạn nộp đơn kháng cáo việc từ chối tạm thời đối với Đơn đăng ký nhãn hiệu quốc tế có chỉ định Việt Nam là 3 tháng tính từ ngày Văn phòng quốc tế thông báo cho chủ đơn đăng ký nhãn hiệu quốc tế. Thời hạn này có thể được gia hạn bằng cách nộp đơn yêu cầu gia hạn thời gian tại Cục Sở hữu trí tuệ thông qua Đại lý sở hữu trí tuệ được ủy quyền tại địa phương.

9. Cấp bảo hộ cho đơn đăng ký nhãn hiệu quốc tế

Tại Việt Nam, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ không ra quyết định tích cực về việc đăng ký liên quan đến Đăng ký nhãn hiệu quốc tế nếu không tìm thấy lý do từ chối. Nhãn hiệu được bảo hộ sẽ được công bố trên Công báo IP chính thức và được ghi vào Sổ đăng ký quốc gia. Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có thể được cấp theo yêu cầu của chủ sở hữu.

Tại Việt Nam, quyền nhãn hiệu có hiệu lực 10 năm kể từ ngày đăng ký quốc tế và có thể được gia hạn liên tục trong 10 năm. Cơ quan đăng ký nhãn hiệu dựa trên Đăng ký quốc tế sử dụng số quốc tế do IB cấp và Cục Sở hữu trí tuệ không cấp thêm bất kỳ số nào cho đăng ký quốc tế.

10. Các thủ tục khác liên quan đến đăng ký nhãn hiệu quốc tế

Bất kỳ thủ tục nào sau khi bị từ chối, chẳng hạn như xem xét, kháng cáo hoặc phản hồi ý kiến ​​phản đối, đều được thực hiện trực tiếp giữa người giữ đăng ký quốc tế và Cơ quan của các bên ký kết mà không có bất kỳ sự tham gia nào từ phía IB của WIPO. Tuy nhiên, một tuyên bố phải được gửi tới IB của WIPO sau khi tất cả các thủ tục trước Văn phòng của các bên ký kết đã được hoàn thành, cho biết rằng việc từ chối tạm thời đã được xác nhận hoặc được rút lại toàn bộ hoặc một phần. Tuyên bố này cũng được ghi vào Sổ đăng ký quốc tế và đăng trên Công báo.

Bất kỳ việc chuyển nhượng quyền nhãn hiệu nào theo đăng ký quốc tế có thể được thực hiện cho một số hoặc tất cả các nhóm được chỉ định và cho một số hoặc tất cả các bên ký kết được chỉ định. Việc chuyển nhượng đó chỉ có hiệu lực nếu người được chuyển nhượng là người có quyền nộp đơn quốc tế và việc chuyển nhượng đó được ghi vào Sổ đăng ký quốc tế. Một điểm quan trọng là yêu cầu đăng ký chuyển nhượng nhãn hiệu có thể được nộp tại cơ quan nhãn hiệu của các bên ký hợp đồng (và IB của WIPO sẽ ghi lại việc chuyển nhượng đó khi nhận được từ các cơ quan nhãn hiệu có liên quan) hoặc trực tiếp đến IB tại WIPO bởi Người chuyển nhượng, nhưng không phải bởi Người được ủy quyền.

Chưa có quy định rõ ràng nào trong Luật Sở hữu trí tuệ và các văn bản pháp luật khác liên quan đến sở hữu trí tuệ quy định việc sử dụng nhãn hiệu đã đăng ký có một số thay đổi nhỏ. Tuy nhiên, trong bối cảnh này, cơ quan quảng cáo có liên quan vẫn có thể từ chối cấp Giấy phép quảng cáo cho nhà phân phối của khách hàng của bạn tại Việt Nam nếu nhãn hiệu không giống với nhãn hiệu đã đăng ký tại Việt Nam.